Mag de licentiehouder het softwareonderhoud aan een derde uitbesteden?

Software wijzigen is zonder goedkeuring van de rechthebbende niet toegelaten. Zonder zo’n goedkeuring, vaak al dan niet in de softwarelicentieovereenkomst opgenomen, mag je de software principieel niet aanpassen. Niet zelf, maar ook niet door een derde. Het onderhoud uitbesteden is in principe verboden omdat de derde partij voor zo’n onderhoud wijzigingen aan de programmatuur moet aanbrengen. Wel heeft de wetgever in artikel 45j Auteurswet een uitzondering op dit verbod voorzien. De vraag stelt zich echter hoe ver deze uitzondering gaat. Op 10 april 2019 bracht de rechtbank Midden-Nederland enige verduidelijking. Toch is het nog wachten op een nieuwe zitting.

De feiten: verboden onderhoud vs. artikel 45j Auteurswet

Bij deze zaak beschikte het bedrijf Rainbow over de auteursrechten met betrekking tot een softwarepakket, gekocht na het faillissement van een vroegere leverancier. Het ging om een specifiek softwarepakket voor de logistieke sector waarmee licentiehouders orders kunnen opmaken, ritten kunnen plannen of meteen tot factureren kunnen overgaan.

Rainbow merkte hierop dat er twee bedrijven waren die onderhoudscontracten aanboden voor de door haar verstrekte software. Rainbow sprak hen daarop aan en vroeg hen om daar meteen mee op te houden, daar dit een inbreuk zou zijn op het zonet door Rainbow verkregen auteursrecht. De verweerder riep echter de uitzondering van artikel 45j Auteurswet in. Zo stelde de verweerder dat rechtmatige verkrijgers (licentiehouders) wel degelijk het onderhoud mogen uitbesteden en dat hun acties dus gewoon legaal zijn. De rechtbank Midden-Nederland moest uitspraak doen.

De uitzondering van artikel 45j Auteurswet

In principe is softwareonderhoud zonder een goedkeuring van de rechthebbende verboden omdat het onderhoud automatisch aanpassingen aan de onderliggende codes impliceert. En die codes genieten auteursrechtelijke bescherming. Daarom kan je als licentiehouder dus niet zomaar het onderhoud aan een derde uitbesteden. Artikel 45j Auteurswet kent echter een uitzondering aan de rechtmatige verkrijger toe indien dit “noodzakelijk is voor het met dat werk beoogde gebruik”.

De wetgever stelt met andere woorden drie vereisten aan de uitzondering: (i) een rechtmatige verkrijger moet het onderhoud uitbesteden; (ii) er is sprake van een noodzakelijkheidsvereiste en (iii) de noodzakelijkheidsvereiste moet betrekking hebben op het beoogde gebruik.

Voorwaarden voor inroepen uitzonderingsgrond artikel 45j Auteurswet

Ook in deze zaak diende de Rechtbank Midden-Nederland de drie aangehaalde vereisten aan de praktijk te toetsen. Het werd echter al snel duidelijk dat een nieuwe zitting noodzakelijk zal zijn. Toch kunnen we uit deze uitspraak een aantal belangrijke conclusies trekken.

Is de gebruiker een rechtmatige verkrijger?

In deze zaak gaf de rechtbank Midden-Nederland inderdaad aan dat de gebruiker die het onderhoud uitbestede, wel degelijk een rechtmatige verkrijger is. Er is immers een overeenkomst gesloten met de auteursrechthebbende. De rechtmatige verkrijger mag het onderhoud, zo dit aan de aangehaalde voorwaarden zou voldoen, dus aan een derde uitbesteden. Tenzij dit dan weer bij overeenkomst zou zijn uitgesloten, wat aldus niet het geval was.

Wat is het beoogde gebruik?

Om uit te maken of er al dan voldaan is aan de vereiste van het beoogde gebruik, is een beoordeling in concreto noodzakelijk. De Rechtbank Midden-Nederland ontving hierop een artikel van het ICT Informatiecentrum en een Wikipediapagina. Echter heeft de verweerster nooit aangegeven wat het beoogde gebruik is dat uit deze documenten moet worden afgeleid. Ook Rainbow heeft nooit duidelijk aangegeven wat volgens haar het beoogde gebruik is.

De rechtbank geeft hierop aan dat verder onderzoek noodzakelijk is en vervolgstappen zich opdringen. In een eventuele nieuwe zitting zijn er alvast een aantal knopen door te hakken. Het beoogde gebruik is immers nergens op papier vastgelegd en bovendien gebruikt men software voor wel heel veel doeleinden, die vaak niet allemaal te voorzien waren. Hoe de rechter daarmee zal omgaan en of de beoordeling van het beoogde gebruik hier voornamelijk de visie van de licentiegever of de licentiehouder zal volgen of toch eerder zal opteren voor het ‘redelijk te verwachten beoogde gebruik’? Dat is koffiedik kijken. Maar wij volgen het natuurlijk op de voet.

Is er voldaan aan de noodzakelijkheidsvereiste?

De rechtbank Midden-Nederland onderwierp ook de derde vereist aan een beoordeling en ging na of de onderhoudswerkzaamheden al dan niet noodzakelijk zijn voor het beoogde gebruik (waarover aldus nog geen duidelijkheid bestaat). Wel verduidelijkte het een en ander met betrekking tot deze noodzakelijkheidsvereiste.

Zo gaf de rechtbank Midden-Nederland, in navolging van de wetsgeschiedenis, aan dat het moet gaan om “absoluut vereiste handelingen om het programma te kunnen gebruiken overeenkomstig het beoogde doel”. Zonder het onderhoud zou het beoogde gebruik met andere woorden niet (goed) meer mogelijk zijn.

De rechtbank Midden-Nederland verwijst hierbij naar de lijst met werkzaamheden (hier: het repareren van omissies in het programma en werkzaamheden die ervoor dienden te zorgen dat gebruikers het programma konden blijven gebruiken). Hoewel het nog wachten is op duidelijkheid met betrekking tot het beoogde gebruik, is het alvast positief dat de lijst met werkzaamheden niet de toevoeging van nieuwe functionaliteiten bevat.

Wat moet je onthouden?

Het mag duidelijk zijn dat geschikte documenten hier veel problemen hadden kunnen voorkomen. Zo had men in de softwarelicentieovereenkomst duidelijk kunnen stipuleren wat de rechtmatige verkrijger al dan niet mocht doen. Het uitsluiten van het recht om onderhoud aan een derde uit te besteden, vormt daar een voorbeeld van. In zo’n geval kon Rainbow immers meteen ingrijpen en kwam de zaak waarschijnlijk niet voor de rechter te liggen.

Hiernaast is het ook aangeraden om concreet in de overeenkomst te stipuleren wat de partijen begrijpen onder het beoogde gebruik van de software. Helemaal sluitend is het niet en ook de rechtbank Midden-Nederland zal zich nog moeten buigen over het eventueel onvoorzienbaar beoogde gebruik. Toch kan de rechter zo’n clausule niet zomaar negeren, integendeel.

Tot slot is er ook een belangrijke tip voor de opdrachtnemer: zet bij softwareonderhoud duidelijk uiteen om welke werkzaamheden het gaat en geef eventueel concreet aan hoe ze verband houden met het beoogde gebruik ervan. Zo voorkom je dat de licentiegever jou aanspreekt. Laat de opdrachtgever natuurlijk ook even verklaren dat hij wel degelijk over de nodige rechten beschikt om het onderhoud uit te besteden.

Meer weten over het auteursrecht en hoe juridische documenten jou tegen allerhande claims kunnen beschermen? Spreek er dan over met één van onze juristen. Zij leggen jou immers niet alleen graag een en ander uit, maar bovendien stellen ze de documenten ook gewoon voor jou op. En zo voorkom je nodeloze juridische procedures.