Hashtag als merk: voldoende onderscheidend vermogen?

Het merkenrecht is een ingewikkeld kluwen van regels en interpretaties. Datzelfde merkenrecht geeft aan dat tekens wel degelijk een geldig merk kunnen zijn, indien ze dienen ter onderscheiding van waren of diensten. Van het appeltje van Apple en de swoosh van Nike wordt bijvoorbeeld aangenomen dat ze voldoende onderscheidend vermogen hebben.

Hierbij stelt men zich wel vaker de vraag wanneer er sprake is van voldoende onderscheidend vermogen. Ook bij een recente prejudiciële vraag, waarbij het onderscheidend vermogen van een hashtagteken in vraag werd gesteld, moest het Europees Hof van Justitie daarover duidelijkheid brengen.

Prejudiciële vraag: onderscheidend vermogen bij andere gebruiksvorm?

In deze zaak werd het Deutsches Patent- und Markenamt verzocht om het teken #darferdas? In te schrijven voor kledingstukken (in het bijzonder T-shirts), schoeisel en hoofddeksels. Volgens het Deutsches Patent- und Markenamt had het echter onvoldoende onderscheidend vermogen, waarna de aanvraag werd afgewezen. Hierop stelde de aanvrager beroep in bij het Bundespatentgericht, de hoogste Duitse rechter in octrooizaken. Volgens het Bundespatentgericht was het teken samengesteld uit gebruikelijke Duitse termen. “Darf er das?” betekent immers dan “mag hij dat?” Omdat het louter om een gestileerde voorstelling van een onderwerp van discussie gaat, heeft ook het Budespatentgericht het beroep verworpen.

Via cassatie bij het Bundesgerichtshof werd er uiteindelijk een prejudiciële vraag voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie: “Heeft een teken onderscheidend vermogen wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het daarbij niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat?” Deze vraag doelt op het feit dat hetzelfde teken ook kan worden aangebracht op het aan de binnenkant van een T-shirt genaaide etiket, waarna het publiek het wel degelijk als een merk kan beschouwen.

Heeft een hashtag voldoende onderscheidend vermogen?

Het Hof van Justitie herhaalde dat vooraf niet kan worden besloten of een teken met een hashtag al dan niet voldoende onderscheidend vermogen heeft. Het Hof verduidelijkt dat daarbij rekening moet worden gehouden met de publieksperceptie, de bedoelde waren of diensten en het voorgenomen of verwacht gebruik. Ook de wijze waarop dit merk in geval van inschrijving waarschijnlijk aan de gemiddelde consument zal worden getoond, moet hierbij in rekening worden gebracht.

De nationale rechter moet met andere woorden oordelen of het teken #darferdas? op de voorzijde van een T-shirt bij de gemiddelde consument een aanduiding van de commerciële herkomst is of louter een decoratief element. Het hoeft daarbij geen rekening te houden met andere onwaarschijnlijke gebruiksvormen, zoals het weergeven van het teken op het etiket. Ook de gewoonten in de betrokken economische sector spelen een rol. Indien veel ontwerpers hashtags als decoratief element gebruiken, kan dat dan ook wijzen op een gebrek aan onderscheidend vermogen. Maar andersom geldt hetzelfde: wanneer het in een bepaalde sector ongewoon is om producten met hashtags te bedrukken, zal het sneller onderscheidend vermogen hebben.

Steeds een concrete beoordeling

De loutere aanwezigheid van een hashtag of een ander veelvoorkomend teken hoeft nog niet te impliceren dat het teken onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. De rechter moet nog steeds rekening houden met alle andere relevante feiten en omstandigheden. Ook de waarschijnlijke gebruiksvormen en de gewoonten in de sector spelen daarbij een rol.

Het toont andermaal aan dat merkenrecht geen eenvoudige materie is. Kom er daarom over spreken met onze bedrijfsjuristen. Wij hanteren lage uurtarieven en zijn thuis in verschillende domeinen. Bel 010 311 52 42.